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2020-04-10沒有所謂防禦型專利－專利能否保護產品免於侵權訴訟？ 460 期

Author 作者宋皇志／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授兼所長。

許多人於教導或解說專利實務時，將專利區分成「攻擊型專利」與「防禦型專利」兩大類。顧名思義，「攻擊型專利」是作為攻擊使用，包含以訴訟的方式請求排除侵害與損害賠償、或以談判方式收取授權金；「防禦型專利」則作為防禦使用，用於保護自己產品免於侵權訴訟。有非常大比例的國內廠商受此錯誤觀念影響，衡量自己公司的研發能力無法在產業中取得領先主導地位，要申請取得攻擊型專利的機會不大，因而紛紛將自己公司的專利策略定位為「防禦型專利」，認為申請專利是為了「自保」，希望能將專利作為防禦工具，以保護自己產品不會被告。例如依據工商時報報導，財金公司宣示將開始申請專利「來自我防衛」以免爾後經常被其他公司指控侵害專利，此舉非著眼於專利的排他性，「完全是為了自保」〔註一〕。

專利，是一種只可攻不可守的概念？

事實上，法律上並無所謂的「防禦型專利」，專利絕對沒有保護自身產品或服務免於侵權訴訟的功能。依據各國專利法規定，專利權並非賦予專利權人實施其專利技術之權，而是讓專利權人取得排除他人未經其同意而實施其專利技術之權（專利法第58條第1項）；其中，「實施」包含製造、為販賣之要約、販賣、使用以及為上述目的而進口之行為（專利法第58條第2項）。照這樣來看，學說上稱專利權為一「排他權（right to exclude）」而非「實施權（right of exclusive exploitation）」，當一家公司針對他們新開發的技術申請取得專利時，得用以阻止他人未經其同意而實施該專利技術，但法律上並不保證該公司得使用該專利技術來製造或販賣專利產品。倘若該公司依此專利技術所製造或販賣的產品落入他人專利權範圍、仍構成專利權的侵害，該他人還是可以對該公司提起專利侵權訴訟，該公司於訴訟中無法以「自行研發」或「擁有專利」作為抗辯事由。因此，專利絕無「直接防禦」的功能，無法用以保護自身產品或服務免於侵權訴訟。

從被動威脅的角色看專利權

進一步申論，若硬要說專利有防禦功能，或許可謂專利在某些場合勉強有「間接防禦」的功能，也就是基於兩家競爭公司各擁有相當數量的專利，因某些顧忌而不敢輕易向對方發動專利戰爭，進而建構出的一種「恐怖平衡（balance of terror）」狀態。此時兩家公司所各自擁有的專利並非用以在訴訟上阻卻侵權，而是讓對方投鼠忌器、不敢隨便發動專利戰爭，類似軍事戰略上的「相互保證毀滅（mutual assured destruction）」概念。

然而，專利的間接防禦功能對「非實施實體（non-practicing entities, NPE）」〔註二〕並無效用，因為NPE本身並未製造也未販賣產品，根本不怕對手會對他們提出專利侵權訴訟，欲發動專利戰爭時便不會投鼠忌器。因此，企業申請取得專利並無法與NPE取得恐怖平衡，自然也沒有「間接防禦」的功能。企業欲對抗NPE大抵上僅有兩種方法，其一為進行迴避設計以避開其專利權，其二是對其專利提起舉發以撤銷專利權。

再更進一步細論，前述所稱具「間接防禦」功的專利，本質上其實是一種攻擊型專利。專利之所以能產生間接防禦的效果，是因為能用它與競爭對手達成專利戰爭的恐怖平衡，亦即專利之存在會令對方害怕「我如果告你，你也會告我」。換言之，企業專利必須要能對競爭對手的產品或服務產生威脅，才能使競爭對手於發動專利戰爭前有所忌憚。如果說一家公司所申請取得的專利無法對競爭對手的產品或服務主張侵權，就無法讓對手產生投鼠忌器的效果，從而無法產生發揮間接防禦的功能。若從這個角度來看，前述具「間接防禦」功能的專利實則是一種攻擊型專利，而非防禦型專利。

擁有一堆專利，能做什麼呢？

此外，許多人於教導或解說專利實務時，都說專利申請應該「重質不重量」，亦即專利數量不是重點，專利品質才重要，真是這樣嗎？假設某企業僅有五件專利，而他的競爭對手有5000件專利，那麼這個競爭對手想發動專利訴訟前僅需研究那五篇專利即可；假設研究一件專利費時一天，競爭對手只要花一個星期就可以徹底研究該企業的全部專利。只要競爭對手確認他們的產品或服務不會侵害該企業的五件專利，即可肆無忌憚地提起專利侵權訴訟。不過，如果該企業擁有1000件專利，則它們的競爭對手必須花費1000個工作天，亦即大約四年的時間才能研究完所有專利，且確認1000件專利都不會對此企業產生威脅才敢發動專利戰爭。由此看來，專利的數量並非毫無價值，一個企業擁有越多專利，會大幅提高競爭對手規劃專利訴訟的時間與成本，同時會降低競爭對手發動專利戰爭的意願。

攻擊，或許就是最好的防守

綜上所述，專利僅能區分成「攻擊型專利」與「無用專利（誤以為專利有防禦功能所申請的專利）」，並無所謂防禦型專利。申請專利的唯一目標就是要取得攻擊型專利，再以訴訟方式向競爭對手請求排除侵害與損害賠償，或以談判方式向競爭對手收取授權金或交互授權（cross licensing），策略上也可以與競爭對手處於恐怖平衡狀態。

由於專利並無防禦功能，倘若企業申請專利的唯一目的是想自保，盼以專利作為防禦工具以保護自己產品不會被告，那申請專利只是徒然浪費金錢與勞力罷了！況且，專利法規定申請專利時必須撰寫專利說明書，且「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」（專利法第26條第1項），因此企業申請「無用專利」不僅浪費時間金錢，也白白將自己辛苦研發的技術揭露予所有的競爭對手，無疑是賠了夫人又折兵，不智至極。

至於如何研發進而申請取得攻擊型專利，筆者將另文闡釋。

〔註一〕朱漢崙，〈財金公司求自保將申請區塊鏈專利〉，工商時報，http://chinatim.es/ QYFCY，2017年6月27日。（最後瀏覽日為2020年3月30日）。
〔註二〕「非實施實體」是指雖擁有專利權，但並未將其專利技術用於製造商品或提供服務之專利權人，產業上有人稱之為「專利蟑螂」或「專利流氓」。