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在專利申請的審查過程中，若遭遇對申請案的可專利性造成阻礙的前案時，引進負面限制（negative limitations）或以負面排除（disclaimer）的方式，修正申請專利範圍是常見的策略之一。然而，對於上述涵蓋負面限制或以排除方式進行界定的修正內容，由於 它們可能無法「由申請時的文件所支持或直接且無歧異得知」，可能有引進新事項（new matter）的疑慮而使修正被駁回，甚至使得修正後獲准的專利權無效。 也就是說，通常說明書對於被排除的內容或排除的理由不會有所揭露（即「沉默」），使得將負面限制條件引入申請專利範圍時需要格外謹慎。

從美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）近期的一件由諾華製藥（Novartis Pharmaceuticals Corp.）對上東陽光藥（HEC Pharma Co., Ltd）案所下的判決可發現，在修正中於申請專利範圍中引入說明書未提及的負面限制時，可能因為書面描述（written description）的不充分而使得修正後的申請專利範圍無效。

治療多發性硬化症的藥物GILENYA®的專利侵權訴訟

諾華製藥為US 9,187,405 B1號專利（下稱405號專利）的專利權人，該專利涉及一種治療多發性硬化症 （multiple sclerosis, MS）的方法，而諾華製藥生產的GILENYA® 藥物與該專利權緊密相關。東陽光藥想要製造GILENYA® 藥物的學名藥，因此向美國聯邦食品藥物管理署（U.S. Food and Drug Administration, FDA）提出簡式藥證申請（abbreviated new drug application, ANDA）。諾華製藥因而於美國聯邦德拉瓦州地方法院以405號專利對東陽光藥等公司提起專利侵權訴訟。

在地方法院的判決中，認定405號專利未違反《美國專 利法》（United States patent law）第112條的書面描述規定，因此專利有效且侵權成立。東陽光藥接著上訴至 CAFC，CAFC於今（2022）年1月的判決中維持地方法院的判決。之後東陽光藥不服CAFC判決而聲請重新審理（petition for rehearing），今年6月21日CAFC撤銷先前的判決以及地方法院的判決，判定系爭專利違反《美 國專利法》第112條的書面描述，專利無效。

405號專利技術內容

405號專利的專利名稱為「用於治療復發緩解型多發硬化症的S1P受體調節劑」（S1P receptor modulators for treating relasping-remitting multiple sclerosis）。多發性硬化症是一種自體免疫性疾病，患者腦或脊髓中的神經細胞表面的絕緣物質（即髓鞘）受到破壞，使神經系統的訊息傳遞功能受損，進而影響患者的活動、心智、甚至精神狀態，且這種疾病的病情多變、患者的症狀可能反覆發作，其中復發─緩解型多發性硬化症 （relasping-remitting multiple sclerosis, RRMS）是多發性硬化症最常見的一個類型。 

405號專利申請時的請求項1如下所示：

一種預防、緩解或治療RRMS的方法包含：

以0.5毫克（mg）的每日劑量對患者口服投予 S1P受體（sphingosine-1-phosphate receptor）調節劑，其中該S1P受體調節劑為游離態2－胺基－2－[2－(4－辛基苯基)乙基]丙烷－1，3－二醇（2-amino-2-(2-[4-octylphenyl]ethyl)-1,3- propanediol）或藥學上可接受的鹽類。

在審查階段中為了克服先前技術，諾華製藥以負面排除的方式修正請求項1，使得請求項1的內容進一步包括：「⋯⋯之前不投予起始劑量」（absent an immediately preceding loading dose regiment）。換句話說，經過修正的請求項1是界定在0.5毫克的每日劑量前，不投予「起始劑量」。起始劑量是常見在固定每日服藥前進行的較高劑量，也就是第一次投藥，以迅速產生藥效。

在405號專利說明書中提供了例示性（舉例說明）的 「預言性試驗」（prophetic trial）。其中RRMS患者每日被投予0.5、1.25、或2.5毫克的S1P受體調節劑劑量持續2∼6個月。然而，說明書的實施例中卻並未提及有關起始劑量的任何內容。因此在訴訟中，被控侵權人東陽光藥主張由於405號專利說明書中「未提及起始劑量， 實施例也未使用起始劑量，說明書的沉默無法對負面排除條件提供適當的支持」，所以申請專利範圍無效。

法院的見解：
「沉默非揭示」，應論述排除理由

就CAFC的判決來看，在第一次的判決中CAFC維持地方法院的判決，認為在參考多位專家證詞的內容後，可推斷從所屬技術領域中具有通常知識者（Person having ordinary skill in the art, PHOSITA）的觀點解讀說明書 所揭露的資訊，由於說明書與其中實施例都沒有記載 「投予起始劑量」的手段，能夠理解405號專利說明書是排除了起始劑量的使用。因此，在第一次判決中， CAFC認為說明書不需要具體記載負面排除條件的詳細內容，此沉默已對負面排除條件提供適當的支持。換句話說，在這個第一次的判決中，法院認為「silence is enough」。

然而，在重新審理判決中，CAFC推翻了以上見解。CAFC的理由包括：雖然說明書不需要具體記載負面排除條件，但至少要有排除該條件的相關理由或論述。就405號專利來看，實施例（如上述預言性試驗）只簡要地揭露療程，而未記載「一開始」即投予每日劑量， 因此無法據以確認這個療程「不投予起始劑量」。因此，就PHOSITA觀點而言，說明書中「沒有記載起始劑量」這件事，並無法據以推斷該發明有排除起始劑量的意圖。因此，在重新審理後，CAFC轉而認定「沉默非揭示」（silence is not disclosure）。

值得注意的是，諾華製藥在訴訟中所主張論點是「說明書中沒有記載起始劑量，因此已對不投予起始劑量的內容提供支持」。然而，在專利審查過程中，諾華製藥在加入「不投予起始劑量」的內容時，主張這個修正只是為了「澄清每日劑量不能在起始劑量後投予」。CAFC 表示基於上述邏輯，若如諾華製藥訴訟中所稱「沒有記載起始劑量就代表排除起始劑量」，那諾華製藥在修正 期間新增「沒有起始劑量」的限定就沒有意義。換句話說，如果沉默就代表對該特徵的排除，何必多此一舉地將它新增至請求項中？最後，基於上述見解，在最新的判決中CAFC判斷專利權無效。

使用負面限制條件，論述內容宜審慎

這個判決再次使得下列議題受到重視：除了提供排除的理由外，負面限制條件是否需要在說明書中被記載為必須排除的條件？對此，聯邦巡迴法院的法官林恩 （Richard Linn）指出：「問題不在於專利權人是否排除起始劑量的使用，而是排除起始劑量的請求項用 語，是否能由揭露僅包括『每日劑量』的有效投藥說明書段落的書面描述所支持」。

因此，即使在美國判決中有允許對負面限制條件暗示支持（implicit support）的先例，基於本次諾華製藥對東陽光藥的最新判決結果，未來在審查過程中以負面限制條件進行修正時，須審慎考慮修正方式與論述內容。

舉例來說，假設在修正程序時意欲考慮負面限制條件，但說明書欠缺具體揭露內容，可以轉而改變敘述方式，而採用說明書能夠提供支持的正向限制條件來界定欲新增的內容，例如，在上述案件中，加入「在第一及後續治療日中，投予⋯⋯之每日劑量」的內 容，藉此避免諾華案所遭遇的情形。

除此之外，雖然申請人通常無法預測在審查過程中可能被提出的前案內容，在撰寫專利申請文件時，也應該盡量於實施例中涵蓋各種可能的實施態樣，以避免後續於審查過程或訴訟程序中產生爭議而影響申請人的權益。

延伸閱讀
蘇銳（2022年）。負面排除要件之書面描述與支持：淺談NOVARTIS v HEC PHARM (Fed. Cir. 2022)及我國審查實務。https://www.tipa.org.tw/ tc/monthly_detial481.htm