文章專區

視覺性裝飾特徵如何申請美國設計專利？

美國專利法中，所謂的「設計」（design），是指實施或應用於製品（article of manufacture）的視覺性裝飾特徵（visual ornamental characteristics）。美國專利法規定，任何人創作具新穎、原創及裝飾性的製品設計，凡符合美國法典（United States Code）所規定的專利要件者，得授與設計專利。由於設計專利僅保護「外觀」且這個外觀上的特徵必須與「製品」相互連結，因此一個獨立於製品外的設計，例如單獨一個標誌（symbol）、圖片或抽象印象（abstract impression）本身，並非設計專利意欲保護的標的。

在申請實務上，美國「專利審查程序手冊」（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）即指出，設計專利的名稱（title）必須指出該設計實施的製品為何，且將對於設計專利主張保護範圍的判讀造成影響。另外，MPEP還規定設計專利可包括單一項申請專利範圍，應撰寫為「用於所示及所述（實施或應用該設計之製品）的裝飾性設計」，且申請專利範圍中的製品敘述需與名稱用語一致。

那麼，當一件設計專利案的圖式中只有顯示裝飾性設計（如花紋）而沒有描繪出其所應用的製品，在判斷權利範圍時，是否應該要考量設計名稱中對製品的限定呢？美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）在2019年9月12日，於美國Curver對Home Expressions案的「椅子花紋」中給予了肯定的答案。也就是說法院認為，當圖式未揭露該設計實施、應用的製品時，設計專利的範圍應結合圖式與名稱進行判斷。

置物籃有類似的「椅子花紋」為何稱不上侵權？

1949年在荷蘭創立的Curver公司原先是以製造玻璃製品包裝的家族企業，後續致力於塑膠產品的製造與生產。Curver公司於2013年取得一件名為「椅子花紋」（Pattern for a chair）的設計專利權（美國設計專利USD677,946號，以下稱為946專利）。946專利是以重疊的Y字型構成的花紋作為製品的外觀，而946專利的申請專利範圍則記載欲主張者為一種「椅子花紋的裝飾性設計」。Curver公司隨後發現Home Expressions公司製造並販賣類似946專利花紋的「置物籃」，因此在新澤西地方法院（District of Nw Jersey）提告，指稱Home Expressions公司侵害專利權。

但是在地方法院審理階段中，法院認為946專利的範圍僅涵蓋用於「椅子」的裝飾性設計，因此Home Expressions公司的置物籃並未侵害946專利的專利權。Curver公司隨後提起上訴。在上訴過程中，Curver公司主要提出三項論點，據以主張946專利的專利權範圍可延伸至椅子之外製品的應用。很不幸地，這三項論點全都遭到CAFC的否決。

946 專利圖式「椅子花紋」（Pattern for a chair）。
（USD677946）

首先，Curver公司主張設計專利的範圍應基於圖式的內容進行判斷，而不應考量發其名稱或隨附的文字內容。然而，CAFC則認為，當圖式中完全沒有顯示裝飾性特徵所實施、應用的製品為何，申請專利範圍的用語可對保護範圍產生限制的效果。事實上，946專利雖然包括了五張圖式，這五張圖式中只有提供花紋的圖樣而完全沒有揭露這個花紋應用的製品。如此一來，基於法條要求外觀必須綁定在製品上以及MPEP的相關規定，CAFC認為在本案中設計專利的名稱可對設計專利主張保護之範圍的判讀造成影響。

接著，Curver公司指出地方法院先前錯誤地應用了「審查過程禁反言」（prosecution history estoppel）。詳細的故事是，946專利一開始申請時名稱為「家具（部分）」，請求項則為「家具部分的設計」。而審查官在審查時，引用MPEP的規定，認為名稱和說明書部分提到的「部分」（part）過於模糊而未達「設計專利的名稱必須指定到特定的物品」的標準。審查官因此建議申請人將名稱改為「椅子花紋」，同時指出說明書及申請專利範圍也應進行對應的修正。申請人採納審查官的建議後，946專利「椅子花紋」申請順利取得專利權。CAFC指出，顯然地，由於申請人是為了確保設計專利獲准而進行上述修正，地方法院對禁反言的應用並無違誤。

最後，Curver公司認為依據過去已有的判決在判斷侵權與否時，若前案具有與目標產品相同的表面裝飾特徵，即使它應用的物件屬於不同類的物件，該具有表面裝飾性特徵的製品仍有侵權的疑慮。然而，CAFC不同意這個看法，認為Curver公司誤解了判決內容，且對於判斷設計專利侵權的標準，應採用「普通觀察者測試法」（ordinary observer test）進行測試：倘若兩設計的近似程度足以欺瞞觀察者以誘使其購買被誤認的產品，則兩設計構成實質相同，應判斷侵權成立。基於這個測試，在本案中，普通觀察者並不會因「Home Expressions公司之置物籃」與「Curver公司的椅子」的近似程度而有誤認進而導致誤買的情形。因此，CAFC最終判決，Home Expressions公司的置物籃並不會對946專利構成侵權。

唇部植入物型態與美術用品相似？

除了較為知名且特殊的「椅子花紋」案，在另一個美國判決中，法院再次肯認了設計專利名稱對於判斷設計保護範圍的效力。

醫美材料公司Surg i S i l的美國設計專利申請第No.29/491,550號（以下簡稱為550案）的申請專利範圍為：「如所示與所述之唇部植入物的裝飾性設計」，且僅有一張圖式。美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）的審查官在專利審查過程中，引用了一件揭露「藝術工具」先前技術的Dick Blick型錄（下稱Blick型錄）核駁550案，這個藝術工具可稱為「紙擦筆」（stump），如下圖所示。之後，申請人上訴至專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）。然而，PTAB認可USPTO的核駁決定，認為這兩個設計之間的差異不明顯，且PTAB不同意SurgiSil所提出有關「製品」差異極大的論點。PTAB認為，在判斷相關前案是否足以達成可預見性（anticipation）也就是新的專利案相較是否足夠新穎時，不需考慮其是否屬於同類技術。

但是在去（2021）年10月4日，CAFC推翻了PTAB上訴決定，CAFC強調550案的申請專利範圍界定的是唇部植入物，且圖式確實描繪唇部植入物，它的範圍限定於唇部植入物且不涵蓋其他製品；因此，PTAB對550號案的範圍解讀有誤。CAFC認為SurgiSil所請求的唇部植入物相較於Blick型錄所揭露的紙擦筆不具有可預見性。

醫美材料公司SurgiSil申請專利的550號案圖式。
（In re SurgiSil, 2021）

Blick 型錄中的藝術工具「紙擦筆」。（In re SurgiSil, 2021）

設計專利權範圍與「製品」息息相關

以上兩個判決都彰顯了美國設計專利中，名稱與申請專利範圍中文字的重要性。

首先，由於專利權效力只及於專利名稱所指稱的製品，申請人在撰擬設計專利申請文件時，應該審慎地將「設計專利核准後將如何主張權利」列入考量，藉此妥善規劃保護範圍。另外，在訂定專利名稱時，範圍不宜過廣。就Curver對Home Expressions案而言，在審查階段遭遇到USPTO的核駁後，申請人或許可以考慮以其他方式修改原先的名稱，例如修改為「家具花紋」或「織物花紋」等，而不是直接採納審查官的建議而將其限縮到範圍較窄的一個家具類別（椅子）。

另一方面，在審查過程中，可採用的相關前案（prior art）僅限於申請專利範圍所界定的同類技術，因此，如同SurgilSil案，適切地規劃與選擇申請專利範圍中所界定之製品也非常重要。假使SurgilSil案在申請時未明確限定製品為唇部植入物，而只是廣泛地界定為「工具」或「圓柱形工具」，不但有可能在審查過程中由審查官要求進行限縮而延宕審查時間，也可能在可專利性上受到更多相關前案的挑戰。

綜上所述，對於美國設計專利申請案，申請人應該在綜合考量之下適當地選用文字用語，在過窄而限制保護範圍、與過廣而可能導致核駁的情形之間，取得平衡以確保專利權保護的範圍。