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專利權，是一種排他權，能夠排除他人非經專利權人同意而實施的專利技術。至於由專利權所保護的專利技術範圍如何畫分，則是由「申請專利範圍」（claims）決定。那麼，在申請專利的過程（或可稱為「專利審查過程」）中，專利申請人所做的修正、各種陳述如申復等，是不是也會對最終的申請專利範圍的解讀產生影響呢？

此次筆者將藉由一個美國聯邦巡迴法院近期的判決，分享在專利審查過程中，由專利申請人所為的修正而放棄（disavow）了部分技術特徵，進而影響最終申請專利範圍所涵蓋的技術內容。在這個案例中，專利申請人因應官方通知函（Office Action）中的意見，做了一個簡單的修正。後續卻因此無法以專利侵權，阻擋廠商製造與販售明顯衍生自專利申請人發明構想的產品。

「你的點子不錯，有興趣合作嗎？」發明家與製造商的會面

瑪凱爾（Marni Markell）是一位發明家，也是新創公司NiteGlow Industries的創辦人，她擁有超過50件專利──大多數是有關於寵物照護領域的技術。2009年5月，名列美國1000大廠商（Fortune1000 company）之一的中央公園寵物公司（Central Garden and Pet Company, CENTA）及其子公司Four Paws的人員與瑪凱爾接洽。在簽署保密協議後，瑪凱爾與他們分享了一種能夠直接將除蚤藥施予至動物皮膚的施用器原型。依據瑪凱爾的敘述，CENTA的人員對於這個新提案感到很興奮，且表達了後續持續合作的意願。隨後，瑪凱爾的發明構想也被轉送給CENTA當時生物科學部門主管布朗科斯（Rick Blomquist）。

然而，瑪凱爾在2009年11月18日提出進一步會議的提議後，布朗科斯卻單方面將該預定的議期取消，因此，最終瑪凱爾與CENTA等廠商之間，並未進入施用器相關技術的授權協議階段。

值得注意的是，於2009年∼2010年間，CENTA內部同時也正在進行與新型除蚤藥施用器有關的專案「Project Speed」，而布朗科斯亦參與其中。另一方面，在與CENTA等廠商分享發明提案的同時，瑪凱爾也基於該發明提案向美國專利局提出專利申請（申請日為2008年10月2日），該專利申請案於2010年4月8日公開，並於2011年11月5日獲准為US 8,057,445專利，以下稱「'445專利」。

「咦，這不是我的發明構想嗎？」疑似侵權行為如何求償？

在2012年3月，基於「Project Speed」專案，CENTA上市一款名為「Smart Shield」的塑膠製除蚤藥施用器，並將該產品在2012年2∼3月於佛羅里達州奧蘭多舉行的環球寵物展（Global Pet Expo）展出並販售。瑪凱爾同樣出席了環球寵物展並注意到了參展的Smart Shield，旋即認為CENTA竊取了她先前分享過的發明點子。

於是，瑪凱爾在2012年6 月29日向紐澤西地方法院提出訴訟，主張被告CENTA及其子公司等盜用機密資訊（misappropriation of confidential information）、違反保密合約（breach of the confidentiality agreement），及侵害專利權──侵害'445專利專利的請求項1。對於以上三個主張，法院判定被告敗訴，且被告須支付原告一定數額的損害賠償（盜用機密資訊的損害賠償為約1100萬美金；後兩項主張的損害賠償各自約為82萬美金）。換句話說，在紐澤西地方法院的訴訟中，瑪凱爾大獲全勝。

然而，被告CENTA等不服判決結果而提出審後動議（post-trial motion）及開啟新審判程序（new trial）等其他法律程序的申請。對此，地方法院重新計算了關於違反保密合約之損害賠償數額，並且重新判定被告的產品「不構成」專利侵權。隨後，原告瑪凱爾和被告CENTA等分別對地方法院的判決結果提出上訴及反上訴（crossappeal）。

在本文分享的2021年7月14日所發布的聯邦巡迴上訴法院最新判決中，聯邦巡迴上訴法院雖判定對於違反保密合約需開啟新審判程序，但維持地方法院對於盜用機密資訊，以及專利不侵權的判決結果。有關盜用機密資訊與違反保密合約的詳細審判歷程，在此不詳細敘述，本文將聚焦在專利侵權的判斷上。究竟為何地方法院以及聯邦巡迴法院，最後都認為CENTA的Smart Shield產品並未侵害瑪凱爾'445專利的請求項1呢？

「我們就併可核准項，趕快讓專利獲准吧！」專利審查的修正要三思！

這部分，要回過頭來看看專利請求項的內容。瑪凱爾的'445專利請求項1保護的是一種「用於輸送溶液至動物皮膚的直接輸送施用器」，其結構包括具有腔體的施用器底座（applicator base）、施用器頭（applicator head）及叉尖件（prong member），其中請求項1特別限定：施用器底座的腔體是由可撓性、可變形材料組成，且「可撓性、可變形材料是以厚度為1／32吋∼3／32吋的『橡膠』所組成」。

事實上，'445專利請求項1中上述有關材料的技術特徵，是在專利申請案的審查過程中，因應專利審查官所提出的審查意見而新增的。詳細來說，「申請時」的獨立請求項1，並沒有限定施用器底座的腔體材料。這樣的限定，是界定於請求項1的附屬項－請求項3及4中：請求項3限定材料為可撓性、可變形材料，而請求項4進一步限定可撓性、可變形材料是橡膠。

而在審查過程中，審查官指出：依據兩件先前技術（prior arts）──其中一件有揭露可採用「塑膠」作為材料──因而一開始提出申請的請求項1及請求項3不具備進步性（因為塑膠即是一種可撓性、可變形材料），但由於先前技術並沒有提及使用「橡膠」這個特定種類的材料來製造施用器，請求項4「在被改寫為獨立項後為可核准項」。接著，專利申請人在對審查意見的答覆中，便將請求項3、4的內容都加入請求項1中，使得修改後的請求項1最新範圍，等同於原先請求項4的範圍，也讓修正後的申請案順利核准為'445專利。

塑膠與橡膠，此聚合物非彼聚合物

從上述審查歷程中，可以很明顯地看出申請人是為了避開先前技術的揭露內容（使用塑膠材料），進而限定專利保護的範圍（限定為使用橡膠作為材料）。因此，無論是地方法院還是美國聯邦巡迴法院，都認為申請人顯然是放棄了「使用塑膠材料」的保護範圍；而由於CENTA的產品Smart Shield是使用「塑膠」作為材料（此為本案中不爭的事實），判決因此認定該產品並未侵害'445專利。

在訴訟中， 原告主張： 由於在審查過程中申請人只是進行修正動作， 而未對實際的技術，即材料用語「橡膠」、「聚合物」、「塑膠」內容做任何陳述（statement），此舉動不應被認定構成對橡膠範圍的放棄。然而，法院對於此點則強調，最高法院的判例已清楚確立：申請人所做的專利申請範圍修正或刪除，都可用以決定是否對特定技術特徵進行排除（disclaimer），而不是僅由申請人所做的陳述來判斷。

原告另外提出一個論點，主張「由於橡膠為聚合物，且由於『聚合物』及『塑膠』為同義詞，所有的橡膠都屬於塑膠」，因此修正後的請求項1並未將「塑膠」排除在專利保護的範圍外。然而，美國聯邦巡迴法院顯然認為，即便在一些情形中，「塑膠」及「聚合物」兩個用語會被當作同義詞使用，但對於所屬技術領域具有通常知識者而言，並不會認為所有的橡膠都屬於塑膠。因此，如前面所說的，美國聯邦巡迴法院認為CENTA的產品並沒有侵害'445專利。

選擇適當的保護手段，專利審查要當心

從本文分享的判決中，值得注意的有以下兩點。首先，在發明人把發明提案、產品構想揭露給製造商等潛在合作夥伴時，一定要慎選對自身智慧財產權的保護方式。舉例而言，在這個案子中，發明人瑪凱爾除了提出發明專利申請──以「專利權」保護──外，在會議開始前已簽署保密協定，亦即她也同時選擇以契約方式保護自己的創意想法。因此，在後續訴訟中，瑪凱爾確實基於「盜用機密資訊」及「違反保密合約」等主張獲得有利的訴訟結果。

然而，另一方面，對於「專利侵權」部分，由於專利申請人在審查過程中，以修正的方式──在原始申請範圍中，加入材料「橡膠」的限定──克服了先前技術的挑戰，專利核准後，當然無法再針對已放棄的範圍「塑膠」進行保護與權利的主張。

因此，無論是對於專利申請人，或者是代理專利申請人提出專利申請的代理人而言，在遇到類似官方意見，且希望能以簡單修正方式排除引證案的效力，並盡速取得專利權時，詳細判斷此修正對於後續獲准專利範圍、甚至是權利主張的實質影響非常重要。否則，如同此件判決中，原告只能採用薄弱且明顯不合理的論點──對於材料領域的人員來說，塑膠和橡膠顯然是不同的材料──進行申辯，因而無法有效主張被告的產品侵害其專利權。

雖然同為聚合物，對於材料領域的人員來說，塑膠和橡膠顯然是完全不同的材料。（123RF）