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2021-05-15歐拉與萊雅的護髮專利戰爭：同方法加效果就有專利性？為什麼？
473 期
Author 作者
許文馨／恆融智慧財產事務所專利師。
改變原生髮色以營造個人風格，是現代人不可或缺的造型手段之一。漂髮與染髮的技術本身涉及許多專利技術，本文將討論歐拉與萊雅最新的專利爭議的訴訟結果。
「先漂後染」讓髮色變淡
一般來說，亞洲人的原生髮色為黑色或深棕色。因此，若想要改變髮色為淺色髮，或是呈現非常見原生髮色的霧感灰、泡泡糖粉紅、薰衣草粉紫，甚至是近年流行的乾燥玫瑰髮色，則通常需要先「漂髮」以漂髮劑使原生髮色褪色，再「染髮」使染髮劑進入、附著於頭髮的結構內以改變髮色。
然而，由於漂髮涉及以試劑分解頭髮本身的深色色素，而染髮可能涉及以還原劑破壞頭髮中的雙硫鍵（disulfide bonds）使染髮劑進入頭髮的結構，兩者都會對髮質造成損害。因此，在選用漂髮與染髮產品時，是否附帶護髮功效，也成為消費者考量的條件之一。
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改變髮色是現代人常見的風格造型手段。（123RF）
歐拉的護髮專利
針對以上對於漂髮、染髮甚至是造型所衍生的髮質受損等議題，2014年創立的美國護髮品牌「歐拉」（OLAPLEX）從加州的一間倉庫起家並拓展事業版圖到全球各地，以「結構還原」為其核心技術，通過由專利保護的獨特配方及方法，還原因漂髮、染髮、造型等程序而造成頭髮重要成分──角蛋白（keratin）之雙硫鍵斷裂，進而修護與保養經過處理的頭髮。
歐拉目前於全球擁有超過100件專利，且其中一些專利已在全球各國衍生備受矚目的訴訟案件。事實上，歐拉與個人護理品牌巨頭「萊雅集團」（L’Oréal）從2017年起，就針對頭髮中之角蛋白處理的相關專利技術，在各國發展一系列的專利訴訟。
截至2021年初，基於其專利權與營業秘密的保護，歐拉已在英國最高法院獲得有利的判決結果，而美國達拉瓦州地方法院亦判定萊雅須賠償歐拉高達五千萬美元的賠償金。本文中，將進一步向讀者介紹歐拉相關的最新上訴判決。
最新護髮專利上訴判決
在2021年1月28日，美國聯邦巡迴上訴法院針對萊雅與歐拉的其中一個案件（Case No. : 19-2410）做出判決。此訴訟案牽涉歐拉的美國專利US 9,668,954 B2（以下簡稱為「954案」）。954案關於「角蛋白處理配方及方法」，根據專利公告的說明書內容，這個技術能夠重建頭髮、皮膚或指甲中角蛋白的雙硫鍵。954案特別強調，以含有「活性劑」的配方處理因染髮或燙髮而受損之頭髮，有助於修復受損的雙硫鍵。
954案的申請專利範圍共有30項，於此訴訟案件中代表性的部分分別為請求項1「漂髮請求項」及請求項24「護髮請求項」，兩者皆請求一種漂髮方法，但護髮請求項除了涵蓋漂髮請求項的內容外，還新增「漂髮後減少頭髮斷裂之功效」的限制條件。詳細的請求內容如下：
請求項1：一種用於漂髮的方法，包含：
（a）將漂髮粉及顯色劑混合以形成漂髮配方；
（b）將包含活性劑的活性劑配方與漂髮配方混合以形成混合物，其中活性劑為馬來酸（maleic acid）；以及
（c）將混合物施用於頭髮上；其中混合物中的活性劑濃度範圍為重量之百分之0.1至50。
請求項24：如請求項1所述的方法，其中在步驟（c）之後，相較於以不包含活性劑的漂髮配方進行漂髮的頭髮，頭髮的斷裂減少至少5％。
在最新判決中，法院肯認先前由「專利審理暨訴願委員會」（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）在「專利授予後複審」（Post-Grant Review, PGR）程序中，對此專利之有效性做出的決定。即該專利中漂髮請求項不具可專利性；但護髮請求項並非不具可專利性。換句話說，對差異僅在「是否產生減少頭髮斷裂」的兩組請求項，法院給出完全相反的專利有效性結果。
法官是怎麼下判斷的呢？首先，在判決中，法官依據兩件過去的案例（Pratt案與Tanabe案，專利權人為花王集團與相關企業）的組合，因此認為漂髮請求項不具可專利性。在此不多花篇幅詳述相關技術比對與理由，重點在於，法官認為相較於漂髮請求項，僅新增了「頭髮的斷裂減少」──看似僅為「效果」特徵──的護髮請求項，具備專利性。
而萊雅在上訴中主張，「頭髮的斷裂減少」應該被解釋成一種預期的結果（intended result），這個結果不會改變漂髮請求項所界定之方法的任何步驟或操作方式。因此，護髮請求項與漂髮請求項所界定的方法，基本完全相同。在此前提下，何以漂髮請求項不具專利性，而護髮請求項卻具有專利性呢？
法官在判決中指出，先前判例中出現「預期的結果」之限制條件者，其限制條件只採用一般性、廣泛性的用語進行描述，因此這類限制條件被判定對於請求項所界定的方法本身不產生任何影響。然而，在本案中，「護髮請求項」確實對於所謂的護髮效果提供了「具體」的界定內容：「頭髮的斷裂減少『至少5%』」，因此，這樣的界定方式與先前判例的情形有所不同。除此之外，法官更指出，既然護髮請求項特別針對頭髮斷裂減少的程度作了限定，假使在判斷請求項範圍時不將這個限定納入考量，則護髮請求項的範圍會和漂髮請求項的範圍一模一樣。
衍生之爭議與困難
顯然雖然此案件尚有向美國最高法院提起行政救濟的機會，這件判決結果已衍生一個不無爭議性的議題：使用相同活性成分（例如馬來酸）的兩個漂髮方法，即便方法步驟完全相同，卻是有修復斷裂功效的漂髮方法才具有可專利性。
更重要的是，基於以上專利權有效性的結論，從「專利侵權」的角度來看，同樣兩個漂髮方法，假使能夠證明漂髮後並無發生「頭髮的斷裂減少至少5%」的情形，則此漂髮方法的實施「不會」侵害歐拉的954案專利權；假使經證明，漂髮後確實有「頭髮的斷裂減少至少5%」的情形，則此漂髮方法的實施落入歐拉的954案專利權範圍而有侵權疑慮。因此，在判斷侵權與否時，需要「產生的功效」來回推方法是否落於954案專利權的範圍內，而相較於單純針對方法中之步驟、活性劑種類等進行判斷，功效的判定必然更為複雜且包含眾多不確定性。
很明顯的是，這樣的判決結果對於專利權人與該領域中實施漂髮方法的人員來說，在專利侵權的判斷上想必也將遭遇不小的難題。
結語
兩間居於護髮市場領導地位的公司歐拉與萊雅之間的專利戰爭，最近的判決衍生了具有爭議性的結果。而在此之後，歐拉將如何主張與行使954案專利權、萊雅將如何依據判決結果作出因應的對策，都值得持續關注與期待。