- 科技報導
文章專區
2020-08-15你的發明，誰的權利？淺談「職務發明」
464 期
Author 作者
滕沛倫／專利師。
在最單純的狀況下，發明人可以提出專利申請，進而享有專利權。
不過，現實生活從不簡單，再加上各國的規定也不盡相同，若申請前未確認權利歸屬並確保權利切實轉移，可能影響權利的有效性或提起訴訟的資格。以下，透過簡化自真實案件的情況，讓讀者對解專利法上的「職務發明」有初步的瞭解。
職務發明的權利歸屬
C公司聘用S博士從事生物感測器（biosensor）的研發，並在受雇期間開發出糖尿病檢測套組。此時，誰享有專利申請權與專利權？
這個案例屬於標準的「職務發明」，即員工（S博士）在僱傭關係存續的狀況下，執行受雇的工作內容，並完成相關發明。
根據臺灣的《專利法》，假設S博士和C公司並未針對研發成果的歸屬簽署任何協議，專利申請權與專利權屬於雇主C公司。然而，若S博士和C公司對權利歸屬另有約定，則依雙方的約定為準。
日本、中國、英國與法國等國的規定與臺灣類似，將職務發明的相關權利預設為歸屬於雇主，不過不同國家對於雇用關係或職務範圍的界定可能略有出入，因此，在下文提及的變化案例中，這些國家對權利歸屬的判斷，可能會與在臺灣的判斷結果不同。
一樣的情境放到美國，也會有不同的結果。若S博士和C公司並未針對研發成果的歸屬簽署任何協議，則依照《美國專利法》（United States patent law）的規定，權利歸屬於發明人S博士，因此，許多公司在僱傭契約中，會載明員工同意將任職期間的職務發明轉讓給雇主。值得注意的是，根據美國實務，轉讓條款中若使用「將會轉讓（will assign）」之類的文字，僅表示了轉讓的「意願」或「承諾」，而沒有真正地轉移相關權利；另一方面，當條文採用確定性的用語，如「在此轉讓（do hereby transfer）」，才確實地轉讓了相關權利。
德國和美國類似，都是預設由發明人擁有最初的權利，並可透過合約將權利轉讓給雇主或他人。在德國，雇主甚至還可以依循法定程序，進而取得專利的專屬授權（exclusive license）或非專屬授權。
C公司聘用Y博士擔任法規研究人員，Y博士在受雇期間開發出糖尿病檢測套組，此時誰享有專利申請權與專利權？
在這個變形案例中，Y博士受雇的工作內容是法規研究而非產品開發，因此，雖然Y博士在僱傭關係存續中完成此糖尿病檢測套組的開發，但這並不屬於職務發明。不過，若是Y博士在研發過程中，運用了C公司的實驗室資源，或藉由與研發部門同仁討論而獲取相關資訊，這就屬於臺灣《專利法》規定的「受雇人非職務上之發明」，C公司可以在支付合理報酬後，運用相關技術。
此外，Y博士在完成非職務上發明時，應即時通知C公司，若有必要時，應該告知C公司相關創作過程。而C公司若沒有在收到通知起六個月內向Y博士表示反對，之後就不能主張此發明屬於職務上發明。
C公司聘用M博士擔任業務部門總經理，M在受雇期間開發出糖尿病檢測套組，此時誰享有專利申請權與專利權？
依我國法院實務，M博士身為總經理，與公司間的關係並非一般的僱傭關係，而是屬於「委任關係」，且其職務內容是替C公司管理事務，並非專門從事技術研發，因此，M博士的研發成果不屬於職務發明，專利申請權與專利權都歸屬於M博士，除非雙方簽署協議將權利轉讓給C公司。
職務發明的報酬
當透過法律規定，使得職務發明的專利申請權與專利權歸屬於雇主時，大多數國家會規定雇主應給予發明人適當的報酬作為交換。然而，究竟怎樣的報酬才算適當，則沒有可供參酌的標準，有些國家甚至允許採用金錢之外的獎勵作為報酬。
近年來，有多起關於雇主應支付合理報酬的訴訟，如2014年因發明高亮度藍色發光二極體（blue lightemitting diodes, blue LED）而獲諾貝爾物理獎的中村修二（Nakamura Shu- ji，圖一），就曾對前東家日亞化學工業株式會社（以下稱日亞化）提起訴訟，要求日亞化就藍色發光二極體的專利支付200億日圓的合理報酬，最終雙方在2005年以8.3億日圓的金額達成和解。
圖一：2014年諾貝爾物理學獎得主中村修二，也曾就藍色發光二極體的專利金額，對前東家日亞化提起訴訟。（Készítette:Ladislav Markuš - A feltöltő saját munkája,CC BY-SA 4.0, Wikimedia）
英國對於受雇人請求合理報酬的門檻較高，除了職務發明需取得專利權外，還要求此發明或專利應對雇主帶來顯著利益（outstanding benefit）。然而，根據英國專利法，在判斷職務發明是否對雇主帶來顯著利益時，應考量雇主的事業規模與本質，因此，當雇主的事業體規模越大時，受雇人要請求職務發明報酬的難度也就越高，接下來要說明的「尚科斯訴聯合利華（SHANKS v UNILEVER PLC）案」就是一例。
尚科斯博士（Dr. Ian shanks）在1982年任職於聯合利華的英國子公司聯合利華CRL（Unilever CRL）時，用他女兒玩具顯微鏡中的零件做出電子血糖檢測儀，而Unilever CRL將此發明以100英鎊的對價轉讓給母公司聯合利華；雖說聯合利華在1984∼1985年間提出專利申請，但是並未自行實施此一技術，而是將該技術授權或販售給第三人實施。聯合利華從尚科斯的發明中獲得約2450萬英鎊的總收益，扣除維護專利的成本後，淨收益約為2400萬英鎊。尚科斯在2006年提起訴訟，要求聯合利華CRL與聯合利華對此一職務發明支付合理補償。此案爭訟13年，英國智慧財產局（Intellectual Property Office,UKIPO）、高等法院與上訴法院皆認為2450萬英鎊的收益對於家大業大的聯合利華集團而言，算不上顯著利益。直到2019年，英國最高法院（圖二）做出判決，認為應以尚科斯真正雇主，也就是聯合利華CRL的事業規模為判斷基準，而不應以整個聯合利華集團的事業規模為準。此外，最高法院也認定，相關專利所帶來的收益相比於該集團自其他專利所帶來的收益更高，符合英國專利法對於顯著利益的規定。最後，最高法院判決聯合利華集團應支付尚科斯200萬英鎊的合理報酬。
圖二：曾重啟尚科斯訴聯合利華案的英國最高法院。（By Diliff - Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia）
另一方面，中國對於職務發明的報酬則有更為明確的規定。依〈中華人民共和國專利法實施細則〉規定，若雇主在公司規章制度中沒有約定獎勵的方式與數額，應在發明專利權公告日起三個月內發給至少3000元人民幣的獎金。此外，在專利權有效期限內，若雇主自行運用此一發明，應當從與該發明專利相關的營業利潤中，每年提撥至少2％的報酬給發明人，或參照上述比例一次性地給付報酬。若是雇主將此專利授權給他人，則應當從授權金中提撥至少10％給發明人。
結語
各國對職務發明的認定標準以及權利歸屬的判斷不盡相同，更突顯在提出專利申請前確認發明人資格、權利歸屬與報酬，以及簽署必要文件以確保權利正確移轉的重要性。
此外，由於臺灣《專利法》將職務發明的發明人限定為僱傭關係下的受雇人，因此更應在合作關係開始前，妥善約定來自顧問、高階經理人或合夥人之發明的權利歸屬，以免衍生不必要的糾紛。