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2020-07-15由人工智慧所完成的發明，是否能在美國被「法院認證」？
463 期
Author 作者
宋皇志／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授兼所長。
前文提要
筆者於《科技報導》462期〈人工智慧所完成的發明能申請專利嗎？〉一文中曾提到，歐洲專利局（European Patent Office, EPO）於2018年收到兩件宣稱由人工智慧（artificial intelligence, AI）DABUS所獨力完成發明的專利申請案。這兩件專利申請案將DABUS記載為發明人，它的開發者塔勒（Stephen L. Thaler）博士宣稱擁有DABUS的所有權故為其雇主（employer），因而在這兩件專利申請案列為申請人。
不過，EPO最後否准這兩件專利申請案，理由是專利申請案的發明人必須為「自然人」，申請書的發明人欄位也必須記載「發明人的姓與名」。回過頭來看，這兩件專利申請案的發明人僅記載「DABUS」並不符合規定，且由於AI不具有法人格，因而沒有在專利申請案被列為發明人的權利。針對專利申請人塔勒博士是否取得專利申請權的問題，EPO認為，DABUS沒有法人格，無法與申請人簽訂僱傭契約，因此無法受雇於申請人，縱使有專利申請權也無法移轉給申請人。
針對其中發明名稱為「吸引注意力的元件和方法（Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention）」的發明，塔勒博士亦向美國專利及商標局（US Patent and Trademark Office, USPTO）提出專利申請。USPTO是引領全球專利實務進步的火車頭，對於前瞻科技的專利議題常有突破性的見解，而這件AI所完成發明的專利申請案，在美國能否取得較好的結局呢？
美國專利商標局也收到直球對決的挑戰書
這次的故事始於USPTO在2019年7月29日收到一件宣稱由人工智慧DABUS所獨力完成發明的專利申請案，申請人填寫為「Stephen L. Thaler」。在申請書的發明人欄位中，發明人的名（given name）記載為「DABUS」，姓氏（family name）則記載為「人工智慧所完成的發明（Invention generated by artificial intelligence）」。
在補充說明中，塔勒宣稱本件發明是由人工智慧DABUS所自動完成，而他本人為DABUS的法定代表人（legal representative），故可繼受取得本件發明的專利申請權，因而將自己記載為申請人（applicant）。在專利申請權的讓與文件中，塔勒以DABUS法定代表人的身分幫讓與人（assignor）DABUS簽署，再幫自己本人以受讓人（assignee）名義簽署。USPTO於同年8月8日發出補正通知，指出本件專利申請書未載明發明人的合法姓名（legal name），要求申請人限期補正。
塔勒於8月29日提起申復請求撤銷該補正通知，最終於12月17日遭USPTO第一次駁回；他今（2020）年1月20日再次提起申復，要求重新檢視該駁回通知，唯USPTO仍於今年5月再次駁回申復，要求申請人於兩個月內依據補正通知載明發明人的合法姓名，以免逕遭核駁。
申請人主張將AI列名發明人的理由
申請人塔勒主張，本件發明乃由人工智慧DABUS所獨力完成，並不存在任何夠資格的自然人能被認列為發明人。《美國專利法》（United States patent law）既然要求申請專利時必須記載真實的發明人，且並無明文限制發明人必須為自然人，本件自然必須將DABUS記載為發明人，並無任何不妥之處。
而塔勒進一步主張，基於多項政策考量，亦應准許專利申請案將AI列為發明人。首先，准許AI在專利申請案中列為發明人可以提供人們運用AI進行創新之誘因。其次，如 果發明分明是由AI完成卻不准專利申請人將它列為發明人，豈非變相鼓勵專利申請人將「不符發明人資格的自然人」列為發明人？最後，公眾有知的權利，允許讓AI列名發明人，將有助於公眾了解誰才是專利真正的發明人。
美國專利商標局認為發明人必須為自然人
針對人工智慧能否在專利申請中列為發明人的問題，USPTO認為，《美國專利法》確實要求發明人必須為自然人。首先是美國專利法第101條開宗明義規定：「任何發明新的且有用的製程、機器、工藝品與物質組成或其改良者，皆得依本法之條件與要求申請取得專利（Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.）」。法條使用「whoever」，即有自然人之意，且美國專利法第115條要求發明人宣誓，當然必須是自然人才能宣誓。發明人之宣誓必須包含「該個人（individual）相信他或她本人（himself or herself）是原始的發明人」，亦彰顯發明人必須為自然人。此外，USPTO亦援引若干美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）的判決來論述專利發明人必須為自然人，國家或公司皆不得為發明人。
針對申請人所主張的三項政策考量，USPTO僅用一句話帶過，指出縱使有這些政策考量，其亦無法凌駕專利法條文的平白用語（plain language）與法院對法條的詮釋。準此，美國專利商標局駁回申復，重申專利的發明人必須為自然人，要求申請人依據補正通知載明發明人的合法姓名。
結語
筆者對美國專利商標局之見解持保留態度，認為其恐比EPO更以「法匠」式的思維來處理AI發明能否申請專利的問題。
本件專利申請人塔勒已一再重申，此發明是由AI所獨力完成，並無任何自然人夠格被認定是發明人。然而，USPTO卻一再以通知書要求申請人載明發明人的合法姓名，且這個發明人必須是自然人，難道是暗示或要求申請人「造假」嗎？倘若，申請人真如USPTO的要求記載一位自然人作為發明人，那麼專利申請書的發明人記載即屬錯誤，豈不同樣違反專利法的規定？
對於AI所完成的發明若要申請專利，無論記載真實發明人或填寫一位自然人「假冒」發明人都違反法律規定，那無非就是宣告，AI所完成的發明不能申請專利。如此跟專利法鼓勵「研發創新以提升人類科技文明」的立法宗旨是否不相違背，似有進一步商榷的空間。