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2020-05-14誰發明了什麼？從生技研發案例討論專利法中「發明人」的定義
461 期
Author 作者
滕沛倫／專利師。
歷史課本寫道「東漢蔡倫是造紙術的發明人」、國語課本記述「發明大王愛迪生」的生平。「發明人」好像是個不需要說明，大家就有共識的詞彙。然而，專利法上究竟是如何認定誰才是真正的發明人呢？隨著科技的演進，許多發明都需要團隊、甚至跨國合作才能完成，此時又該如何認定哪些人才夠格作為發明人呢？
發明者的貢獻需要證據說話－從諾貝爾獎得主本庶佑的研究成果說起
2018年，日本京都大學的本庶佑（ほんじょたすく）教授憑藉著在癌症免疫療法方面的研究成果，獲頒諾貝爾生理醫學獎。本庶佑博士發現PD-1／PD-L1免疫檢查點抑制劑的機轉後，將相關專利轉讓給日本小野製藥（Ono Pharmaceutical），進而開發出PD-1抑制劑藥物──保疾伏 （OPDIVO）。OPDIVO在2014年於日本取得全球首張藥證後，更在接下來的18個月中在美國取得7張藥證，於2019年時達到逾70億美金的全球銷售額。在2018年12月的諾貝爾獎演說中，本庶佑特別提及研究過程中非常重要的外部合作夥伴──美國達納法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）博士費里曼（Gordon Freeman）。
另一方面，達納法伯癌症研究所早在2015年就向美國麻州地方法院提起民事訴訟，要求法院更正六件與OPDIVO相關的重要專利，將費里曼博士與另一名研究人員伍德（Clive Wood）列為這些案子的發明人。法官於2019年5月做出一審判決，在長達111頁的判決書中，整理了雙方既合作又競爭的歷史，包括多次的當事人證詞、會議記錄、共同學術發表、信件往來、研究成果與概念的分享、對專利申請的爭執等，並基於這些證據認定三人在研發過程中有合作事實，且費里曼與伍德對於請求保護的發明構思（conception）做出了重大貢獻，應屬於這些案件的共同發明人。
我有一個想法－淺談發明構思
「發明構思」是美國專利實務中判斷發明人資格的重要因素，所謂發明構思，是指發明人心中對一項可實施的發明形成了「明確而永久」的構想。
一件專利案，需包含一個以上的申請專利範圍（或稱「請求項」），只要對其中任一請求項形成發明構思的人，就屬於專利法規定的發明人。當發明人不只一位時，美國專利法第116條還進一步規定，即使這些人並未同時或同地工作、對發明的貢獻類型與程度不同、也沒有對每一個請求項做出貢獻，仍屬於專利法上的「共同發明人」。因此，在跨組織甚至跨國的案例中，各成員間是否有「合作」的事實，就是認定發明人資格的重要因素。此外，雖然不同發明人對於整體發明的貢獻程度可能有高低之別，但其貢獻必須使發明的主要概念能夠付諸實行，若僅是聽從他人的指示進行實驗，則不能作為共同發明人。
臺灣的專利法規中，對於如何認定發明人資格並沒有多加著墨，僅在審查基準中指出「申請書所載之發明人是否為真正之發明人，應由專利申請案之申請人自負相關法律責任，專利專責機關不作實質認定。」中國《專利法實施細》對發明人則有與美國法類似的定義〔註一〕。
上述對於發明人認定的法規看起來並不複雜，然而法院在審理發明人資格爭議時，需透過大量證據與證詞嘗試重建發明產生的過程，以釐清當事人間是否有合作關係，並確定發明構思成形的時間點與當事人對發明構思的貢獻程度，才能夠整體地判斷發明人資格，前面提及的OPDIVO發明人爭議就是一例。
想法在何時成立很重要－產學合作裡的發明人爭議
產業界和學術單位或其它研究機構間的委託研究案，也經常衍生發明人資格的爭議，如美國巴洛茲．魏爾康公司訴巴爾實驗室（Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.）一案〔註二〕。
前情提要：化合物的發現與驗證
本案是關於愛滋病藥物的開發，引發愛滋病的HIV病毒是一種反轉錄病毒（retrovirus），原告巴洛茲．魏爾康公司的科學家在1980年代採用鼠類反轉錄病毒來篩選具有抑制活性的化合物。同一時期，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health, NIH）正嘗試用活的HIV病毒建立細胞株，以供篩選治療藥物。原告的科學家在發現疊氮胸苷（azidothymidine, AZT）化合物對兩種鼠類反轉錄病毒有良好的抑制效果後，將多個樣本化合物提供給NIH進行分析，並建議試驗的用藥濃度。不過，原告並未告知NIH各樣本的成分為何。
在NIH試驗開始前，原告就著手撰寫「利用AZT化合物治療愛滋的方法」的專利說明書，而原告的專利申請案是在獲知NIH試驗結果後才提出專利申請，NIH則是在試驗完成後才得知樣本的成分為AZT。本案的爭點之一，在於「發明構思成形的時間點」是在NIH的試驗結果出爐之前還是之後？
誰有資格成為發明人？
再論發明構思
為了回答這個問題，法院首先討論「何謂發明構思」。法院指出，發明構思不能僅是想要達到的目標或是研究計畫，也要對於待解決的問題提出具體、特定的解決方案；但另一方面，對於這個「構思中的發明」，發明人又不一定需要有確切的知識來證實發明必然能夠實現。
也就是說，若天平的一端是純粹的概念或想法，另一端是確鑿的證據，發明過程中的發明人可能會在天平的兩端間游移，當發明人基於手邊的資料與本身的知識，浮現「就是它了」的這個時點，就是發明構思成形的時刻。其它法院判決也曾指出，在使發明完善的過程中，發明人可能會需要藉助他人的服務、想法與幫助，而發明人不會因此失去應有的權利。
還原時間軸，找到關鍵證據
回到本案，法院認為，從撰寫中多個專利文件版本來看，在著手撰寫專利說明書之前，發明人就已形成「利用AZT治療愛滋病」的發明構思，說明書中還記載了如何製備含AZT的藥學組合物、劑量、劑型與給藥途徑等細節。而NIH之後進行的試驗相對簡單，僅是在確認說明書所載發明的可行性，屬於發明構思成形後「使發明付諸實現（reduction to practice）」的階段，而非發明構思的一部分。由於法院認定發明構思的完成早於NIH進行試驗的時間點，「利用AZT治療愛滋病的方法」等相關專利的發明人就不應包含NIH的研究人員。
由於僅參與付諸實現階段的人不具備發明人資格，因此若實驗室助理A僅遵從計畫主持人的指示進行例行的實驗，不論花費多少時間心力，都不是適格的發明人。然而，若是在付諸實現的過程中，助理A遇到了並非用普通知識技能就可以解決的問題，並提出了解決方案，且申請專利範圍中也涵蓋了這個解決方案，那助理A就應該被列為發明人之一。
充足的證據，
讓道理越說越明
由於在處理發明人資格爭議的時候，需要實質認定參與研發人員個別的貢獻，假使物證越齊全，越有利於法院進行判斷。所以，除了妥善保存研究記錄簿、會議記錄與通訊往來等資料，也應注意研究記錄需依規定由證人每日簽署，才能作為有效的證據。而在提出專利申請前，也應由發明人在發明揭露書表中概述發明人與各發明人的分工。
另外，專利領域中對「發明人」資格和學術界對「作者」資格的認定標準不同，建議申請人提出專利申請前依專利法規與實務，誠實提報發明人，以免日後衍生糾紛。
〔註一〕中國專利法實施細則第13條：專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發明人或者設計人。
〔註二〕40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994)